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引入知识产权侵权惩罚性赔偿制度,如何影响专利撰写与申请?

在进博会开幕式上,习近平主席指出中国将保护外资企业合法权益,坚决依法惩处侵犯外商合法权益特别是侵犯知识产权行为,提高知识产权审查质量和审查效率,引入惩罚性赔偿制度,显著提高违法成本。

在专利侵权中,惩罚性赔偿主要是针对故意侵权的情况,一般是指侵权人明知会侵犯相应的专利,依然实施侵权行为,赔偿的金额会在原来的基础上加倍。

《专利法修订草案》规定:对于故意侵犯专利权的行为,人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素,将根据前两款所确定的赔偿数额提高至二到三倍。


引入惩罚性赔偿之后,显然会增加故意侵权的成本,但这里就涉及到如何判断故意侵权的问题。依据谁主张谁举证的原则,一般情况下原告会举证被告是故意侵权。从美国的案例来看,专利的引用关系经常被用来当作故意侵权的证据。


例如非专利实体 Portal通讯(PortalCommunications)今年3月份在德克萨斯东部地区法院起诉苹果公司专利侵权,涉及的产品为苹果Siri数字个人助理。Portal通讯声称苹果公司在美国的专利申请中,超过一百多个专利引用了该专利,该专利的引用图谱如下:


从该专利的引用图谱可以看出,苹果公司的很多专利都引用了该专利,而这些专利相关的产品涉及到iPhone、iPad、 iMac 和MacBook。Portal通讯称苹果既然这么专利申请都引用了本专利,说明苹果公司是知晓本专利的,依然实施侵权行为,因此是故意侵权。


2017年8月份,苹果公司因为故意专利侵权被麦迪逊法院判赔5.06亿美元,该专利是由威斯康辛大学麦迪逊分校的一名老师与三名学生1996年发明,专利号为US5781752A,名称为并行处理器的基于表格的数据推测电路,内容涉及处理器的数据处理。专利权人的证据就是苹果公司的专利引用关系,如下图所示:


虽然中国并不要求在专利申请中提交引用文献,但大部分专利的背景技术中都会列出几项现有技术的专利,引入惩罚性赔偿制度之后,专利代理人在撰写的时候就要注意了,尽量不要引用有侵权风险的专利。引用专利多与申请的专利相关性高,许多专利更是在引用专利的基础上进一步改善的,侵权的几率相当高。如果直接引用会给以后带来麻烦,一旦侵权成立,自己的引用容易被当成故意侵权的证据。另外,引用关系也是寻找侵权者的重要手段,引用有侵权风险的专利相当于为侵权索赔提供了线索。

中国专利法对自引文献无强制规定,为避免故意侵权,撰写时尽量不引用有效专利即可。但是审查员的引用却难以避免,苹果这两起专利诉讼的故意侵权证据都是来自于审查员的引用。所以申请专利的时候,那些明显在他人专利基础之上的策略性申请,若实际效果区别不大,申请实用新型的风险更小,否则申请发明,审查员的引用文献既是专利权人侵权检索的线索,又是专利侵权惩罚性赔偿的证据,简直是索赔者的双重大礼。


来源:公众号《律人习法》

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